Der BGH entschied in seinem Urteil vom 22.01.2014 – Az. I ZR 71/12, dass auch eine Markenanmeldung, bei der Verwechslungsgefahr zu einer anderen Marke besteht, regelmäßig zu einer Markenrechtsverletzung führen kann. Dies ist auch dann der Fall, wenn die Markeneintragung vom Markenamt zurückgewiesen wurde und der Anmelder hiergegen kein Rechtsmittel einlegt.
Ein in Großbritannien tätiges Unternehmen bietet Kartoffelchips unter dem Namen „real“ an und präsentierte sein Produkt im Jahr 2010 auf der Süßwarenmesse ISM in Köln. Die Supermarktkette real,- sah hierin eine Markenrechtsverletzung und erwirkte gegen das Unternehmen eine einstweilige Verfügung.
Kurz darauf meldete das Unternehmen die Wortbildmarken „REAKL“ und „REAL crisps“ beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) für diverse Lebensmittel an. Dieses wies die Anmeldung zurück, da es die Marken als rein beschreibend beurteilte. Ein Rechtsmittel gegen diese Zurückweisung legte der Chipshersteller jedoch nicht ein, so dass die Entscheidung des DPMA endgültig wurde. Das Unternehmen real,- ging dennoch gegen die Verwendung dieser zurückgewiesenen Marke vor.
Der BGH gab real,- Recht, da zwischen den Marken von real,- und den zurückgewiesenen Marken Verwechslungsgefahr bestehe. Durch die Anmeldung der Marken sei nach Ansicht des Gerichts eine Erstbegehungsgefahr entstanden, für deren Beseitigung – anders als bei der Widerholungsgefahr – ein entgegengesetztes Verhalten ausreiche. Aus diesem Verhalten muss deutlich hervorgehen, dass eine erneute Verwendung nicht mehr beabsichtigt wird. Jedoch reicht nach Ansicht des BGH hierfür eine bloße Nichteinlegung eines Rechtsmittels nicht aus, da dies ein schlichtes Untätigbleiben darstellt. Anders zu beurteilen wäre dies bei einem ausdrücklichen Verzicht auf die Verwendung der Marke, da hierdurch eine bewusste Handlung vorgenommen werde.